Ліцензійний договір і договір на передачу «ноу-хау»

1. Велику і все зростаючу роль у національній економіці країн, а також у міжнародному економічному і науково-технічному співробітництві грає передача на договірних засадах прав на використання об'єктів промислової власності. Особи, яким належать такі об'єкти, надають їх в експлуатацію іншим користувачам у формі повної поступки прав (за договором купівлі-продажу охоронного документа) або тимчасового надання права користування (за ліцензійним договором). Повна поступка прав є, однак, відносно рідкісною.

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар, або ліцензедавець), будучи власником виключного права на винахід, промисловий зразок чи товарний знак, надає іншій стороні (ліцензіату, або ліцензеотримувачу) за винагороду спеціальний дозвіл - ліцензію - на використання ліцензованого об'єкта на встановлених у договорі умовах його експлуатації.

Ні в одній національній системі права закон спеціально не регламентує ліцензійний договір як особливий вид цивільної угоди. До відносин сторін застосовуються тому загальні норми зобов'язального права про укладення договору, його виконання, відповідальність та ін., а також вироблені судовою практикою правила визначення прав і обов'язків сторін. На практиці склався цілий ряд договірних умов, що зазвичай включаються в контракти. Широке застосування знаходять розроблені фірмами і міжнародними економічними організаціями проформи ліцензійних договорів.

2. Ліцензійний договір на винахід - це договір, за яким одна сторона (ліцензіар) надає іншій стороні (ліцензіату) право на використання винаходу на передбачених у договорі умовах його експлуатації, а набувач ліцензії зобов'язується виплатити винагороду за використання винаходу - ліцензійну винагороду.

Предметом операції є забезпечення патентовласником своєму контрагенту юридичної можливості промислово та / або комерційно використовувати винахід, сутність якого визначена в патенті (спеціальній його частині - патентному описі), а об'єктом угоди - юридично охороняється технічне рішення (винахід), яке запатентовано або принаймні заявлено для патентування. Тому договір іменують контрактом на продаж патентної ліцензії.

Основний обов'язок ліцензіара полягає в наданні ліцензіату юридичної можливості застосування винаходу в обсязі прав, визначених видом ліцензії, і на встановлюваних умовах його експлуатації - господарсько-економічних, технічних, комерційних та юридичних.

Залежно від характеру забезпечуваних за ліцензією прав виділяють три види договорів, у рамках яких здійснюється весь сучасний господарський ліцензійний оборот.

За договором простої (або невиключної) ліцензії ліцензіар дозволяє ліцензіату використовувати винахід, зберігаючи водночас за собою право на його застосування на тій же території і в тих же кількісних обсягах, що і ліцензіат, а також право продавати аналогічні ліцензії третім особам, але на умовах не кращих, ніж першому ліцензіату (щоб не ставити їх у кращі конкурентні умови).

За договором виняткової ліцензії ліцензіар передає ліцензіату виключне право застосування винаходу, відмовляючись в межах «виняткової території» від його експлуатації.

При простій ліцензії в договорі нерідко обумовлюється право ліцензіата видавати від свого імені ліцензії (субліцензії) третім особам в обсязі набутих ним прав, а при винятковій ліцензії таке право визнається за ним зважаючи на самий винятковий характер експлуатації винаходу.

За договором повної ліцензії ліцензіар надає ліцензіату виняткові права користування винаходом без обмежувальних умов за масштабами застосування технічного рішення. Економічно це еквівалентно продажу патенту, але юридично відрізняється тим, що після закінчення терміну дії договору ліцензіар повністю відновлюється в монопольних правах патентовласника.

Вибір сторонами виду ліцензії залежить від багатьох факторів, зокрема бажання ліцензіара самому продовжувати операції на ліцензійній території, виробничих можливостей ліцензіата та його прагнення до комерційної монополізації ринку, ціни ліцензії, бо найдешевша - проста, а найдорожча - повна і т. д.

Договір включає складний комплекс умов експлуатації винаходу. До господарсько-економічних умов відносяться положення про кількісні, територіальні і часові межі застосування винаходу ліцензіатом, складові обмежувальні умови користування.

Кількісні обмеження визначають, з одного боку, види можливого виробничого та / або комерційного застосування винаходу (виготовлення виробів, використання технології та ін., а також продаж продукції, її експорт та ін.), а з іншого боку - обсяги використання, тобто максимальні контингенти виробництва ліцензійних об'єктів і їх продажу.

Територіальні обмеження вказують на територію країни або навіть регіону, тобто кількох країн (за наявності у ліцензіара декількох аналогічних патентів у різних країнах), іменовану «ліцензійною територією», в межах якої ліцензіат правомочний використовувати винахід. При цьому відносно різних країн може бути обумовлено надання різних видів ліцензій.

Тимчасові обмеження визначають терміни дії договору, тобто період, в межах якого ліцензіат має право використовувати винахід. Ці терміни становлять в більшості випадків 5-10 років зважаючи на моральне застарівання винаходів і незацікавленості ліцензіатів у встановленні більш тривалих термінів, хоча вони і передбачаються щодо особливо значущих винаходів.

Технічні умови договору стосуються: стану переданої документації, її повноти та якості; односторонніх або взаємних обов'язків контрагентів з обміну удосконаленнями винаходи, які можуть бути внесені до ліцензованого об'єкту в період дії контракту; рівня якості виготовлених за ліцензією виробів і права контролю за ним з боку ліцензіара, зацікавленого у підтримці на ринку «реноме» продукції за ліцензією; права ліцензіата на патентне маркування виробів та ін.

Зміст договору може обмежуватися положеннями про надання ліцензії на зазначених умовах. Проте складнощі виробничого освоєння ліцензії та прагнення ліцензіата до скорочення його термінів обумовлюють включення в договір і ряду умов про додаткові обов'язки ліцензіара. До них відносяться в першу чергу такі обов'язки: а) надати ліцензіату детальну технічну і технологічну документацію, необхідну для початку негайного практичного освоєння винаходу, б) надати ліцензіату технічну допомогу у налагодженні виробництва за ліцензією шляхом консультацій на підприємстві покупця або продавця ліцензії; в) продати машини, обладнання та сировину, необхідні ліцензіату для організації виробництва за ліцензією.

Відповідальність ліцензіара за виконання основних і додаткових обов'язків розширюється договірним розподілом між сторонами комерційних ризиків використання ліцензії. Йдеться про надання ліцензії ряду гарантій ліцензіату, оскільки суди не визнають відповідальності ліцензіара за існування і використання патентних прав або їх практика в цьому відношенні є суперечливою і нестійкою.

До зазначених договірних гарантій ліцензіара відносяться: по-перше, гарантії існування і дійсності патенту як юридичної основи ліцензійного договору і підтримки юридичної сили патенту в період дії ліцензії; по-друге, гарантія техніко-економічних властивостей винаходу, тобто певних його експлуатаційних якостей і тим самим можливостей досягнення ліцензіатом передбачених результатів від застосування винаходу, по-третє, гарантія спокійного використання винаходу, тобто непорушення ліцензіатом патентних прав третіх осіб при застосуванні ліцензії та стриманості самого ліцензіара від дій, здатних перешкодити контрагенту у використанні ліцензії.

Досить поширеною практикою є закріплення процесуальних гарантій ліцензіара щодо захисту ліцензіата проти фактичних і юридичних дій третіх осіб, що заважають ефективному використанню винаходу шляхом застосування ліцензованого об'єкта в порушення патенту, оспорювання юридичної сили патенту і т. д. Встановлення такої гарантії зобов'язує ліцензіара вжити необхідних заходів, в тому числі судові, по захисту інтересів ліцензіата. За відсутності у договорі умови про розподіл між сторонами обов'язків по захисту проти дій третіх осіб судова практика у більшості країн виходить з такого правила: при винятковій ліцензії обов'язок прийняття захисних заходів покладається на ліцензіара, а при простій ліцензії він до цього не зобов'язаний, але ліцензіат має право відмовитися від договору у випадку бездіяльності ліцензіара.

Разом з тим на практиці зустрічаються спеціальні договірні умови про ненадання власником ліцензії перерахованих гарантій, що знімає з нього повністю або частково ризики і відповідальність.

Основний обов'язок ліцензіата полягає в сплаті ліцензійної винагороди. Комерційними положеннями контракту визначаються вид, розмір та строки виплати винагороди, а іноді і рівень продажних цін на продукцію за ліцензією. Використовуються дві основні форми винагороди: одноразова сплата всієї вартості ліцензії (паушальний платіж) та поточні відрахування від обсягу виробництва або продажу продукції у розмірі погоджених ставок (роялті). Нерідко вони комбінуються з іншими формами оплати, зокрема первісним і / або гарантованим платежем певних сум.

3. Ліцензійні договори на промисловий зразок і на товарний знак багато в чому схожі з ліцензійним договором на винахід. Це відноситься до видів ліцензій, обмежувальним умовам користування і т. д. Такі договори часто укладаються одночасно з договором на винахід і «ноу-хау», коли отримуюча сторона набуває право виготовляти технічні вироби в певному дизайнерському оформленні і продавати їх під відомими на ринку товарними знаками ліцензіара.

4. Договір на передачу «ноу-хау» укладається як самостійний, але нерідко він стає елементом більш широкої угоди, що охоплює також продаж машин і устаткування, проведення підрядних робіт, надання ліцензії на винахід і т. д.

Основні права та обов'язки сторін договору зводяться до надання власником «ноу-хау» технічної інформації в одній або декількох визначених у договорі формах. До таких об'єктивних форм інформації як об'єкта договору належать: а) технічна та технологічна документація (креслення, робочі та монтажні схеми, специфікації, описи та інструкції технології, методики, формули, рецепти і т. д.); б) усна інформація та показ, у процесі яких повідомляються технічні відомості, передаються виробничо-технічний досвід і майстерність, навички і прийоми роботи і т. п.; в) технічні об'єкти у вигляді зразків виробів (машин, приладів, обладнання і т.ін.), ознайомлення з якими розкриває технічні рішення, закладені в об'єкті.

Обов'язки передавальної сторони за договором формулюються у вигляді: а) надання контрагенту «матеріальної основи» інформації - документації та зразків виробів; б) надання приймаючій стороні технічної допомоги в налагодженні виробництва із застосуванням «ноу-хау» шляхом відрядження спеціалістів на підприємства контрагента та / або прийому його фахівців на власних підприємствах.

Зміст договору на передачу «ноу-хау» будується за моделлю, близькою до ліцензійного договору на винахід (зважаючи на це його часто іменують договором про безпатентну ліцензію). Але цим договором властиві і деякі специфічні умови. До них належить, зокрема, зобов'язання приймаючої сторони не розголошувати і не передавати третім особам отриману інформацію без дозволу сторони, яка передає («умова про конфіденційність»).

Поиск по сайту: